Ochrona patentowa za granicą

Ochrona wynalazku obejmująca zasięgiem jedynie to państwo, z którego pochodzi zgłaszający, zazwyczaj jest niewystarczająca w biznesowej praktyce. Dla pełnego zabezpieczenia interesów majątkowych często niezbędne okazuje się uzyskanie ochrony także w tych krajach, w których istnieje znaczny rynkowy potencjał na daną innowację.

Swoje prawa do wynalazku można zastrzegać w trybie międzynarodowym na podstawie procedury Układu o Współpracy Patentowej (PCT - Patent Cooperation Treaty) lub przed Europejskim Urzędem Patentowym na bazie Konwencji o patencie europejskim (European Patent Convention - EPC). Można też skorzystać z trzeciej opcji - dokonać zgłoszeń w poszczególnych krajach i wszcząć postępowanie zgłoszeniowe, opierając się na ich krajowych procedurach.

Istotą PCT oraz zgłoszenia przed EUP jest ujednolicenie trybu postępowania i udzielania ochrony na wynalazki jednocześnie w kilku/kilkudziesięciu krajach. Dzięki temu procedura jest prostsza i znacznie tańsza.

Patent uzyskany na drodze procedury międzynarodowej lub europejskiej jest w danym kraju patentem niezależnym i podlega ustawodawstwu obowiązującemu w konkretnym państwie.

Uzyskanie patentu na wynalazek umożliwia odzyskanie części nakładów poniesionych na opracowanie i wdrożenie rozwiązania oraz uzyskanie środków na kontynuowanie badań. Zdarza się, że opracowany wynalazek/rozwiązanie jest podobny do innego w danym kraju, dlatego wdrożenie procedury PCT czy europejskiej daje na ten temat wiedzę.

Polscy obywatele i osoby prawne, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze RP, mogą zgłaszać wynalazki za granicą, po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia w polskim Urzędzie Patentowym lub za jego pośrednictwem.

Zgłoszenie międzynarodowe

Zgłoszenie PCT (zwane międzynarodowym) umożliwia uzyskanie patentu na wynalazek w krajach-sygnatariuszach Układu o Współpracy Patentowej (PCT - Patent Cooperation Treaty), który został podpisany 19 czerwca 1970 r. w Waszyngtonie. Obecnie stronami Układu PCT jest ponad 180 krajów na całym świecie, w tym Polska (od 25 grudnia 1990 r.).

Procedura PCT jest jedną z dwóch podstawowych obecnie obowiązujących form uzyskania ochrony wynalazku, na podstawie jednego zgłoszenia patentowego. Wnosi się je do tzw. „urzędu przyjmującego” (w przypadku Polski jest nim Urząd Patentowy RP). Zgłoszenie w trzech kopiach powinno zawierać: podanie, opis, zastrzeżenia, rysunki oraz skrót opisu i być sporządzone w jednym z języków urzędowych Międzynarodowego Organu Poszukiwań (dla Polski jest nim EPO).

Podanie powinno być sporządzone na formularzu opracowanym przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Należy w nim wskazać kraje (min. jeden), w których zgłaszający ubiega się o ochronę (może to być np. tylko Polska).

Fazy procedury PCT

Proces odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym, międzynarodowym, urząd przyjmujący przekazuje zgłoszenie do Biura Międzynarodowego, który m.in. przeprowadza międzynarodowe poszukiwania i bada zdolności patentowe wynalazku, po czym wydaje pisemną opinię na temat tego, czy zgłoszony wynalazek odznacza się cechami nowości, poziomem wynalazczym oraz nadaje się do przemysłowego stosowania.

Międzynarodowa publikacja zgłoszenia następuje po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa lub - na wniosek zgłaszającego - po upływie roku.

W trakcie 12-miesięcznego okresu pierwszeństwa zgłaszający dokonuje tylko jednego zgłoszenia, przygotowuje jedną dokumentację, w jednym języku (najczęściej angielskim) i dokonuje jednej złożonej opłaty wstępnej w jednej walucie - to niewątpliwe korzyści. W tym czasie zgłaszający może przekonać się o wartości wynalazku, bowiem w ramach opłaty podstawowej otrzymuje raport z poszukiwań - listę dokumentów, które opisują rozwiązania techniczne najbliższe zgłaszanemu rozwiązaniu, stanowiące tzw. najbliższy stan techniki. Wnioskodawca dostaje też pisemną opinię, która określa wpływ zebranych w trakcie poszukiwań dokumentów na zdolności patentowe przedmiotu zgłoszenia. Na tym etapie zainteresowany może zlecić odpłatne przeprowadzenie międzynarodowego badania wstępnego i np. zrezygnować z ubiegania się o ochronę w wybranych państwach (koszt takiej analizy to 1565 € za badanie plus 129 € opłaty manipulacyjnej). Pozwala ona uzyskać wstępną, niewiążącą opinię na temat zdolności patentowej zgłoszonego wynalazku. Zwykle ma ona wpływ na decyzje podejmowane przez urzędy patentowe wybranych państw, do których trafia zgłoszenie po zakończeniu fazy międzynarodowej. Uzyskanie takiej opinii umożliwia prowadzenie polemiki z Międzynarodowym Biurem Badań i dokonywanie ewentualnych zmian co do zastrzeżeń oraz pojedynczych elementów opisu. Dzięki temu można poprawić zdolność patentową zgłoszenia oraz wpłynąć na ostateczny kształt międzynarodowej opinii z badań.

Drugim etapem jest wejście w fazy krajowe państw, w których zgłaszający (zgodnie z deklaracją) ubiega się o patent. Wiąże się to z koniecznością dokonania zgłoszeń patentowych w centralnych urzędach patentowych tych krajów w terminie do 30 miesięcy od daty pierwszeństwa, z dostarczeniem tłumaczenia zgłoszenia na język urzędowy danego kraju (o ile jest to wymagane) oraz uiszczeniem wymaganych opłat krajowych/regionalnych. Po wejściu w fazę krajową eksperci wyznaczonych urzędów prowadzą formalne i merytoryczne badania wynalazku oraz finalnie podejmują decyzję o udzieleniu - lub nie - patentu.

Opłaty PCT

Za zgłoszenie międzynarodowe w terminie jednego miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia należy uiścić opłaty:

• za przekazanie: 300 zł,

• za sporządzenie dokumentu pierwszeństwa: od 60 zł (do 20 stron) do 125 zł (powyżej 20 stron),

• opłatę za zgłoszenie międzynarodowe: 1 330 CHF,

• za każdy arkusz powyżej 30 arkuszy: 15 CHF,

• opłatę za poszukiwanie: 1700 €.

Opłaty za zgłoszenie międzynarodowe oraz każdy arkusz powyżej 30 arkuszy są obniżone o 90% dla zgłoszenia międzynarodowego dokonanego przez osobę fizyczną, posiadającą obywatelstwo państwa i miejsce zamieszkania w państwie, którego dochód narodowy w przeliczeniu na jednego mieszkańca nie przekracza 3000 USD (odnosi się to również do obywateli polskich). Wszystkie należne opłaty zgłaszający wnosi w złotówkach do Urzędu Patentowego RP jako urzędu przyjmującego (także opłatę międzynarodową i za poszukiwanie, które uiszcza się w złotówkach według kursu sprzedaży NBP w dniu wpłaty i powiększonych o 10% zarówno dla osób fizycznych, jak i osób prawnych). Dodatkowe płatności związane są z wysokością port bankowych przy wysyłce walut oraz z ryzykiem kursowym.

Najważniejszą korzyścią trybu PCT dla wnioskodawcy jest opóźnienie momentu podjęcia decyzji co do wejścia w fazę krajową aż do 30 miesięcy, liczonych od daty pierwszeństwa. Opóźniony jest także termin wniesienia opłat krajowych (co pozwala na obracanie pieniędzmi w inny sposób). Przy większej liczbie państw żądanej ochrony koszty postępowania w trybie PCT są niższe niż suma kosztów w przypadku poszczególnych procedur krajowych.

Europejska procedura patentowa

Patenty europejskie wydaje Europejski Urząd Patentowy na podstawie Konwencji o Patencie Europejskim z 5 października 1973 r. Jest on ciałem wykonawczym Europejskiej Organizacji Patentowej. Jego siedziba znajduje się w Monachium (oddziały znajdują się w Hadze, Berlinie oraz Wiedniu). Polska jest stroną wspomnianej konwencji od 1 marca 2004 r. Zgłoszenia do Europejskiego Urzędu Patentowego może dokonać każda osoba fizyczna lub prawna z dowolnego kraju, niekoniecznie będącego stroną konwencji.

Ideą uzyskiwania ochrony patentowej w trybie europejskim jest przeniesienie najważniejszej fazy rozpatrywania zgłoszenia na poziom regionalny - EUP wykonuje badanie patentowe w imieniu państw członkowskich i przyznaje ochronę patentową lub jej odmawia. Jego decyzje stają się ważne w państwach wyznaczonych przez zgłaszającego. Krajowe urzędy patentowe przeprowadzają jedynie tzw. procedurę walidacji patentu i wpisują jego numer do rejestru patentów we właściwym dziale rejestru.

Główną cechą procedury europejskiej jest to, że na podstawie jednego zgłoszenia patentowego oraz po przeprowadzeniu jednego postępowania zgłoszeniowego można uzyskać patent obowiązujący jednocześnie we wszystkich lub kilku państwach będących stronami Konwencji.

Patent europejski nabiera mocy prawnej pod warunkiem złożenia tłumaczenia opisu patentowego na języki urzędowe każdego z wyznaczonych państw w terminie do trzech miesięcy. W przeciwnym razie Urząd unieważnia patent w danym kraju.

Udzielenie patentu europejskiego skutkuje identyczną ochroną jak w przypadku uzyskania patentów w drodze poszczególnych procedur krajowych. Patenty krajowe są niezależne i podlegają wyłącznie ustawodawstwu wewnętrznemu danego państwa.

Konwencja o Patencie Europejskim dotyczy wyłącznie wynalazków, nie przewiduje osobnej kategorii 'wzoru użytkowego', jak w Polsce.

Zgłoszenie patentowe

Prawidłowo sporządzone zgłoszenie w trybie europejskim powinno zawierać: opis wynalazku, jedno lub więcej zastrzeżeń patentowych, rysunki, skrót oraz podanie o udzielenie patentu europejskiego plus ewentualnie inne dokumenty (np. pełnomocnictwo, dokumenty pierwszeństwa, wskazanie twórcy, formularz wniesienia opłaty etc.). Można je złożyć w języku urzędowym danego kraju (wówczas w ciągu dwóch miesięcy od daty dokonania zgłoszenia trzeba złożyć tłumaczenie na jeden z urzędowych języków Europejskiego Urzędu Patentowego) lub w jednym z języków urzędowych EPO (angielskim, niemieckim lub francuskim) - staje się on wówczas automatycznie językiem procedowania. Zgłaszający, którzy dokonali zgłoszenia w języku urzędowym swojego kraju, będącego Stroną Konwencji uprawnieni są do 20-proc. zniżki za zgłoszenie oraz za przeprowadzenie badania. Aby z nich skorzystać, zgłaszający obywatele polscy lub polskie osoby prawne muszą napisać w podaniu o udzielenie patentu europejskiego, w pozycji dotyczącej złożenia wniosku o badanie, po polsku: 'Niniejszym wnoszę o badanie na podstawie art. 94 EPC'.

Ponadto wnioskodawca musi wyznaczyć państwa, w których chce się ubiegać o ochronę patentową.

Podanie o udzielenie patentu europejskiego powinno być sporządzone na formularzu opracowanym przez Europejski Urząd Patentowy, który jest dostępny na stronie internetowej EPO.

 

Fazy patentu europejskiego

Procedura udzielania patentów europejskich rozpoczyna się od badania formalnego oraz obowiązkowego poszukiwania europejskiego. Ta część procedury kończy się po 18 miesiącach - licząc od daty pierwszeństwa - publikacją europejskiego zgłoszenia patentowego oraz sporządzeniem sprawozdania z poszukiwania (wraz z pisemną opinią dotyczącą zdolności patentowej wynalazku). Po publikacji europejskiego zgłoszenia patentowego zgłaszający może złożyć wniosek o przeprowadzenie pełnego badania oraz je opłacić.

Rozdzielenie etapu poszukiwania i pełnego badania daje zgłaszającemu możliwość oceny (na podstawie sprawozdania z poszukiwań) szansy uzyskania patentu oraz podjęcia decyzji o ewentualnym złożeniu wniosku o przeprowadzenie pełnego badania wynalazku (co się wiąże z ponoszeniem dalszych kosztów).

Urząd Patentowy, po przeprowadzeniu badania formalnego oraz poszukiwania patentowego, uzgadnia z zainteresowanym ostateczny kształt zgłoszenia. Jeżeli postępowanie zmierza do udzielenia patentu, zgłaszający jest zobowiązany do wniesienia tłumaczenia opisu zgłoszeniowego (z zastrzeżeniami) na pozostałe dwa języki urzędowe EPO oraz do uiszczenia opłaty za udzielenie patentu, a także druk opisu.

Badanie merytoryczne ma na celu sprawdzenie, czy wynalazek spełnia wymagania nowości światowej, poziomu wynalazczego i przemysłowej stosowalności. Jeśli przebiegnie pomyślnie, EPO wydaje decyzję o udzieleniu patentu i publikuje opis w swoim biuletynie. Zgłaszający musi wówczas (w terminie do trzech miesięcy) uiścić opłatę za udzielenie patentu, a następnie cyklicznie płacić za kolejne lata ochrony patentowej.

W trakcie procedury walidacyjnej patentu przed urzędami krajowymi trzeba przetłumaczyć dokumenty patentowe na język urzędowy tych państw, w których żąda się ochrony.

Udzielenie patentu europejskiego jest skuteczne z dniem ukazania się w Europejskim Biuletynie Patentowym wiadomości o przyznaniu ochrony. W ciągu 9 miesięcy od daty publikacji można wnosić sprzeciw wobec tej decyzji. Rozpoczyna on procedurę sprzeciwową, która może skutkować unieważnieniem przyznania ochrony.

Od decyzji kończącej postępowanie zgłoszeniowe, względnie sprzeciwowe, można składać odwołanie do Izby Odwoławczej EPO.

Opłaty

Za zgłoszenie europejskie (w ciągu miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia) należy uiścić następujące opłaty:

• za przekazanie: 300 zł,

• za zgłoszenie, gdy europejskie zgłoszenie patentowe zostało dokonane w formie elektronicznej (online): 100 €; gdy zostało dokonane na nośniku papierowym: 180 €,

• za przeprowadzenie poszukiwań: 1 050 €,

• za szesnaste i każde następne zastrzeżenie patentowe: 200 €.

Opłatę za przekazanie wnosi się na konto Urzędu Patentowego RP, a pozostałe kwoty wpłaca się na konto Europejskiego Urzędu Patentowego.

Wniosek o przeprowadzenie pełnego badania wiąże się z następującymi kosztami:

• za wyznaczenie każdego państwa członkowskiego (które obejmie patent europejski): 85 €,

• za przeprowadzenie badań: 1405 €.

Opłaty za wyznaczenie wszystkich krajów członkowskich uważa się za uiszczone po dokonaniu wpłaty za 7 państw (czyli 7 x 85 = 595 €).

Opłata za udzielenie patentu (razem z opłatą za wydrukowanie opisu patentowego) zależy od pojemności opisu:

• patent opiewający na maksimum 35 stron to koszt 790 €,

• powyżej 35 stron za każdą dodatkową stronę należy dodatkowo zapłacić po 12 €.

Ponadto trzeba cyklicznie ponosić koszty ochrony za kolejne lata.

Patenty europejskie są droższe od patentów krajowych, ale i tak się opłacają, o ile zgłaszający wybrał więcej niż pięć państw, na których terenie pragnie uzyskać ochronę.

Euro-PCT

Tryb Euro-PCT łączy elementy procedur międzynarodowej i europejskiej. Charakteryzuje się tym, że początkowa część procedury (tzw. faza międzynarodowa) podlega postanowieniom Układu o współpracy patentowej (PCT). Po jej zakończeniu postępowanie przekazywane jest do Europejskiego Urzędu Patentowego i rozpatrywane w trybie procedury europejskiej, która, zakończona pomyślnie, skutkuje przyznaniem patentu europejskiego w krajach będących członkami Konwencji o patencie europejskim.

Zgłaszający może wybrać procedurę, wg której będzie ubiegać się o ochronę patentową. Zastosowanie jednej procedury nie wyklucza możliwości skorzystanie z innej.

Procedury krajowe

Zgłoszenie do ochrony patentowej dokonywane na podstawie procedur krajowych poszczególnych państw jest opłacalne wtedy, gdy zgłaszającego interesują maksymalnie trzy kraje. W każdym innym przypadku korzystniejsze jest zgłoszenie europejskie lub międzynarodowe (w trybie PCT).

Ubiegający się o ochronę na podstawie ustawodawstwa danego kraju musi być świadomy, że przed upływem rocznego okresu pierwszeństwa powinien dopełnić wszelkich formalności zgłoszeniowych, w tym uiścić niezbędne opłaty za zgłoszenie pod rygorem unieważnienia zgłoszenia.

W każdym kraju obowiązują odrębne wymagania proceduralne i formalne, inaczej prowadzone są merytoryczne badania wynalazku, poszukiwania patentowe czy wreszcie postępowania sprzeciwowe, wszczynane na wniosek osób trzecich.

Dokumentację należy złożyć w języku urzędowym obowiązującym w danym kraju. Także korespondencja odbywa się w języku państwa przyjmującego zgłoszenie. To wszystko znacznie komplikuje proces uzyskania ochrony na podstawie pojedynczych procedur krajowych oraz podnosi koszty.

Protokół Londyński

Porozumienie londyńskie jest opcjonalnym porozumieniem państw należących do Europejskiej Organizacji Patentowej. Jego celem jest obniżenie kosztów tłumaczeń związanych z uzyskaniem patentu europejskiego.

Analizy, które na zlecenie MG przeprowadzili naukowcy, wskazują, że średni koszt tłumaczenia patentu na jeden język urzędowy wynosi 1400 euro (przeciętny patent europejski liczy 22 strony, z czego 20 wymaga tłumaczenia; jedna strona tłumaczenia kosztuje 70 euro). W praktyce walidacja obejmuje najczęściej terytorium siedmiu państw, co daje kwotę ok. 7000 euro.

Protokół Londyński został przyjęty 17 października 2000 r., a wszedł w życie 1 maja 2008 r. Dotąd ratyfikowały go: Chorwacja, Dania, Łotwa, Litwa, Holandia, Francja, Liechtenstein, Słowenia, Niemcy, Luksemburg, Szwajcaria, Islandia, Monako, Szwecja i Wielka Brytania (za: www.apabat.pl).

Zgodnie z porozumieniem, kraje, które ratyfikowały Protokół, zrezygnowały z wymogu przygotowywania tłumaczeń patentów europejskich na swój język krajowy, co pozwala obniżyć koszty. Państwa te jednak nadal mogą wymagać tłumaczenia zastrzeżeń patentowych na obowiązujący w nich język urzędowy.

Polska dotąd nie przystąpiła do Porozumienia. Zgodnie z wyliczeniami Urzędu Patentowego, gdyby tak się stało, znacznie uszczupliłoby to wpływy finansowe z tytułu europejskich patentów. Możliwy do osiągnięcia roczny przychód budżetu państwa w 2009 r. z tytułu tłumaczeń spadłby z 856 tys. zł do 336 tys. zł (w wyniku zmniejszenia opłat przez UP RP za publikację każdego patentu europejskiego z 230 zł do 90 zł). Z pewnością jednak Urząd zrekompensowałby ten spadek, podnosząc inne opłaty - choćby za utrzymanie ochrony płynącej z patentu na terytorium RP.

Straciliby także rzecznicy patentowi, którzy sami dokonują tłumaczeń opisów patentowych oraz biura tłumaczeń - i to aż o 87,5%.

W ostatnich dniach czerwca br. w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie, podczas którego rzecznicy patentowi, przedstawiciele Urzędu Patentowego RP oraz Ministerstwa Gospodarki debatowali na temat terminu ratyfikacji. Ustalili, że wymaga ona niezbędnych przygotowań. Według uczestników, brak tłumaczeń patentów europejskich na język polski może utrudnić polskim przedsiębiorcom dostęp do informacji patentowej. Stąd niezbędne jest stworzenie systemu, który będzie dokonywał automatycznych tłumaczeń. Nie ustalono, kiedy Polska mogłaby zostać stroną Porozumienia Londyńskiego.

Wspólnotowy system patentowy?

Komisja Europejska i Parlament Europejski wspólnie z Europejskim Urzędem Patentowym (EUP) od ok. 10 lat pracują nad wprowadzeniem jednolitego patentu wspólnotowego (Community Patent - CP), który ma obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej.

Nie ma on zastąpić dotychczasowego systemu europejskiego, ale go wzbogacić. Zgodnie z ideą ma przede wszystkim uprościć i ujednolić ubieganie się o ochronę patentową, co jest istotne szczególnie w przypadku przedsiębiorców z sektora MSP, dla których obecnie obowiązujące procedury są często zbyt skomplikowane.

Korzyści związane z obowiązywaniem wspólnotowego patentu mają być następujące:

• ujednolicenie prawa patentowego na terytorium całej Unii Europejskiej;

• utworzenie centralnego, europejskiego trybunału patentowego, który rozstrzygałby wszystkie sprawy związane z procedurą uzyskania patentu wspólnotowego (jurysdykcja miałaby być oparta na Centralnym Sądzie z siedzibą przy Sądzie Pierwszej Instancji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu);

• powstanie jednolitego orzecznictwa w sprawach patentowych, obowiązującego na całym terenie Unii (oficjalnym językiem postępowania ma być język państwa pozwanego, a odwołania mają być rozstrzygane przez Sąd Pierwszej Instancji;

• zmniejszenie kosztów tłumaczenia zgłoszeń patentowych na języki urzędowe poszczególnych krajów członkowskich (prawdopodobnie tłumaczone miałyby być jedynie skróty i zastrzeżenia);

Badaniem i udzielaniem patentów wspólnotowych miałby się zajmować Europejski Urząd Patentowy. Zgłoszenia byłyby składane do niego, ale też za pośrednictwem krajowych urzędów, i to w języku narodowym zgłaszającego. Dokumenty następnie trafiałaby do tłumaczenia na jeden z języków obowiązujących w EUP (angielski, francuski lub niemiecki) - bez kosztów dla zgłaszającego.

Trwają prace nad ostatecznym kształtem systemu. Mają się zakończyć w nadchodzącym roku.

Oprac.: Kacha