Używaniem znaku towarowego przez uprawnionego jest także eksport towaru opatrzonego tym znakiem do kraju, w którym ma być używany. Fakt, że towar ze znakiem jest sprzedawany przez dystrybutora, nie oznacza wcale, że uprawniony traci ochronę prawną dla tego znaku. Tak brzmi orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Holenderska firma sprzedająca akcesoria samochodowe uzyskała w 1997 r. w Polsce rejestrację znaku towarowego „Carpoint”. W 2000 r. spółka prawa włoskiego o nazwie Carpoint wystąpiła do Urzędu Patentowego o uznanie za wygasłe prawa z rejestracji firmy holenderskiej z powodu nieużywania przez nią znaku. Jednocześnie wykazała swój interes prawny w unieważnieniu prawa innej firmie – wskazując, że sama posiada ochronę tego znaku w innych krajach, a obecnie chce zarejestrować go w Polsce.
Holenderska firma przedstawiła urzędowi wiele dokumentów, które miały świadczyć o stałym używaniu przez nią znaku. Były to faktury sprzedaży towaru wystawione na terenie Holandii. Towar ten był sprzedawany w Polsce przez ich nabywcę – hurtownię akcesoriów i części zamiennych do aut. Holenderska firma oświadczyła, że z polskim dystrybutorem łączy ją wieloletnia współpraca i dorozumiane porozumienie o dystrybucji, które nie jest poparte umową na piśmie, aczkolwiek obydwie strony zgodnie oświadczają, że takim porozumieniem są związane. W związku z tym, przez swojego dystrybutora, firma holenderska stale używa znaku „Carpoint” na terenie Polski.
UP odmówił unieważnienia prawa z rejestracji firmie holenderskiej, gdyż uznał, że firma polska wykonywała prawa przysługujące uprawnionemu z rejestracji znaku. Do takiego stwierdzenia wystarczyło dorozumiane porozumienie o dystrybucji, o którym oświadczają zarówno uprawniony z rejestracji, firma holenderska, jak i polski dystrybutor.
Pełnomocnik włoskiej firmy Carpoint nie zgadza się z tego typu stanowiskiem. Jak twierdzi, aby porozumienie było skuteczne, musi być wyrażone wprost. Poza tym używanie znaku przez nabywcę nie jest używaniem przez uprawnionego. Polska firma nie została w sposób wyraźny upoważniona do używania znaku „Carpoint”. Ponadto obowiązek używania znaku towarowego powinien być wykonywany przez uprawnionego z rejestracji. Upoważnienie do używania znaku musi natomiast wyraźnie wynikać z umowy licencyjnej, dystrybucyjnej czy agencyjnej. Uprawniony powinien sprawować kontrolę nad używaniem znaku przez inną firmę. Jeśli nie ma wspomnianych umów, to osoba trzecia jest zwykłym nabywcą towaru ze znakiem, a takiej osoby nie można kontrolować.
Sąd uznał, że decyzja UP, odmawiająca wygaszenia prawa z rejestracji znaku „Carpoint” firmie holenderskiej, odpowiada prawu. Używaniem znaku towarowego jest także wprowadzanie go do obrotu zarówno przez eksport, jak i import. Wszelkie aspekty ochrony znaku są w takiej sytuacji zachowane.
Wyrok nie jest prawomocny. Stronom przysługuje kasacja do NSA. Sygn. akt II SA 3752/03
