Jeżeli znak towarowy zgłoszony do rejestracji na rynku wspólnotowym koliduje z wcześniej zgłoszonym na rynku krajowym znakiem towarowym, to jego rejestracja jest niedopuszczalna.
Spółka MIP Metro 20 marca 1998 r. dokonała zgłoszenia w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) rejestracji w charakterze wspólnotowego znaku towarowego oznaczenia graficznego Metro. Spółka Tesco Stores wniosła wobec tej rejestracji sprzeciw. Wskazywała ona, że przysługuje jej już krajowe prawo ochronne na znak towarowy Metro, które upływa dopiero w dniu 27 lipca 2000 r.
W związku z tym 13 czerwca 2000 r. OHIM poinformował Tesco Stores o wyznaczeniu jej terminu na złożenie świadectwa przedłużenia ochrony wcześniejszego znaku towarowego. Spółka Tesco nie dostarczyła jednak dowodu przedłużenia ochrony. Na tej podstawie w dniu 12 czerwca 2003 r. Wydział Sprzeciwów OHIM oddalił sprzeciw Tesco Stores.
Spółka wniosła odwołanie od tej decyzji do Izby Odwoławczej OHIM. Izba uwzględniła odwołanie i uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów. Wskazała ona, że w dniu wniesienia sprzeciwu, a także w dniu wezwania do przedłożenia dowodu przedłużenia ochrony, wcześniejsze prawo pozostawało nadal w mocy, dlatego też Tesco Stores nie musiała udowadniać przedłużenia ochrony swojego znaku. MIP Metro wniosła skargę na tę decyzję do Sądu I Instancji WE.
Sąd przyjął argumenty spółki MIP Metro i stwierdził nieważność decyzji Izby Odwoławczej OHIM. Stwierdził, że pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszym znakiem, którego ochrona wygasła w czasie trwania postępowania, nie może powstać kolizja. Współistnienie obu tych znaków jest wykluczone, gdyż zgłoszony znak towarowy nie może zostać zarejestrowany przed zakończeniem postępowania w sprawie sprzeciwu. W konsekwencji sąd orzekł, że ochrona przyznana przez Izbę Odwoławczą wcześniejszemu znakowi towarowemu nie jest uzasadniona ochroną funkcji znaku towarowego, jaką jest oznaczanie pochodzenia.
Sygn. akt T-191/04
Arkadiusz Jaraszek