Jeśli znaki towarowe zawierają taki sam zbitek liter, ale jeden jest czarno-biały, a drugi kolorowy, i przeznaczone są do oznaczania różnych towarów, to nie zachodzi obawa wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów - stwierdziło Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego.
Niemiecka firma BBS Kraftfahrzeugtechnik AG ma na swoją rzecz zarejestrowany w Polsce znak towarowy BBS dla oznaczania nim felg do pojazdów silnikowych, a więc towarów z klasy 12, z mocą od 8 maja 1997 r. Z kolei firma Pawlikowski Marek, Szejrych Jarosław, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BBS s.c. Auto-Handel Komis zgłosiła do rejestracji znak BBS 17 października 1997 r. i otrzymała rejestrację na towary i usługi w klasie 12, 35 i 39, tj. pojazdy, samochody, lokomotywy, wagony kolejowe, tramwaje, statki, usługi transportowe i usługi w zakresie prowadzenia komisu samochodowego – oznaczane również znakiem BBS, ale kolorowym i z akcentem graficznym. W 2003 r. zakres ten został ograniczony do usług transportowych i prowadzenia komisu samochodowego.
W październiku 2003 r. firma niemiecka wystąpiła do Urzędu Patentowego o unieważnienie prawa z rejestracji dla firmy polskiej. W uzasadnieniu podnosiła, że sporne znaki są identyczne, bowiem zawierają takie same litery i w takiej samej kolejności, a kolor i akcent graficzny odgrywają drugorzędną rolę. Za podstawę żądania podała art. 9 ust. 1 pkt 1 i 9 art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o znakach towarowych z 31 stycznia 1985 r. (Dz.U. nr 5, poz. 17 z późn. zm.).
Zarzuty sprowadzały się do naruszenia prawa do firmy, a więc praw osobistych i renomy znaku. Pierwszy z powołanych przepisów mówi, że niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego albo narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Drugi zabrania zarejestrowania znaku, który jest podobny w takim stopniu do znaku zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów lub jest w takim samym stopniu podobny do znaku powszechnie znanego w Polsce. W odpowiedzi na wniosek podkreślono przede wszystkim, że wnioskodawca ma zarejestrowany znak na inne towary – felgi do kół silnikowych, poza tym znaki różnią się wizualnie, mają bowiem odmienną czcionkę i kolorystykę.
Przed Kolegium Orzekającym UP każda ze stron podtrzymywała swoje argumenty. Wnioskodawca podkreślał, że felgi BBS mają światową renomę i cieszą się dużym uznaniem wśród producentów i użytkowników samochodów. Firma polska akcentowała natomiast rodzaj prowadzonej przez siebie działalności, którą są usługi komisowe. Jeśli zaś chodzi o renomę znaku, to jej pełnomocnik prowadził rozmowy ze Skodą i Fiatem, których przedstawiciele poinformowali go, że nie znają felg przeciwnika. Argumenty te przekonały Kolegium Orzekające UP, które 25 października oddaliło wniosek. Stwierdziło, że różna kolorystyka i różnice graficzne powodują, że znaki się nie pomylą, poza tym przeznaczone są do oznaczania towarów i usług z innych klas. W ciągu 30 dni od otrzymania decyzji z uzasadnieniem przysługuje stronom prawo wniesienia skargi do warszawskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sygn. akt Sp 165/03
